Østre Landsret: Pressalit krænkede Tivolis varemærke og misligholdt licensaftale

Østre Landsret har i januar 2016 afsagt dom i ankesagen mellem Tivoli A/S og Pressalit Group A/S. Sagen vedrørte fortolkning af en licensaftale, som Pressalit Group A/S havde indgået med Tivoli A/S om brug af varemærket TIVOLI (ordmærke), herunder om Pressalit Group A/S havde krænket Tivoli A/S' rettigheder, og om Tivoli A/S' ophævelse af licensaftalen var berettiget.
Partner i Horten, Jens Jakob Bugge, har repræsenteret Tivoli A/S under hele sagsforløbet.

OPHÆVET LICENSAFTALE OG RETSLIGE SKRIDT

Parterne i sagen indgik i 2003 en licensaftale med tilbagevirkende kraft i lyset af en allerede etableret retsstridig brug fra Pressalits side. Ifølge aftalen fik Pressalit mod betaling af 5% af selskabets danske omsætning ret til at benytte varemærket TIVOLI som ordmærke for toiletsæder.  Det fremgik af aftalen, at Pressalit ikke måtte anvende TIVOLI "som en del af et sammensat mærke udover Tivoli med tilføjelse af et nummer eller anden lignende identifikation".

Tivoli ophævede licensaftalen i 2011 med henvisning til væsentlig misligholdelse fra Pressalits side, idet Pressalit uden samtykke havde registreret EU-varemærket TIVOLI, og idet Pressalit havde anvendt Tivolis varemærker sammen med andre kendetegn, herunder "PRESSALIT TIVOLI", "TIVOLI SOFT" m.fl. Efterfølgende blev Tivoli opmærksom på, at Pressalit tillige havde anvendt TIVOLI som et figurmærke indprentet i toilet-sæderne sammen med Pressalits eget logo og navn. Figurmærket lignede Tivolis berømte Grandjean-logo.

Umiddelbart efter ophævelsen af licensaftalen indleverede Tivoli en begæring om bevissikring og fogedforbud ved fogedretten i Horsens, som blev nægtet fremme ved kendelse af 7. marts 2012, idet fogedretten blandt andet ikke fandt, at der forelå en misligholdelse af licensaftalen. Afgørelsen blev kæret til Vestre Landsret.  Ved kendelse af 19. marts 2013 fastslog Vestre Landsret, at Tivoli havde sandsynliggjort, at Pressalit havde krænket selskabets varemærkerettigheder, og at Tivoli havde været berettiget til at hæve licensaftalen. Vestre Landsret stadfæstede imidlertid fogedrettens kendelse om at nægte et forbud med den (nye) begrundelse, at det ikke var sandsynliggjort, at Pressalit ville foretage de handlinger, der søgtes forbudt, idet Pressalit kort før hovedforhandlingen i Vestre Landsret har afgivet en bindende proceserklæring om, at man var ophørt med brug af varemærket TIVOLI og ikke senere ville genoptage brugen.

Vi finder nok denne begrundelse lidt tvivlsom.

KRÆNKELSESSAGEN FOR SØ- OG HANDELSRETTEN

Dagen før Tivolis indgivelse af forbudsbegæringen anlagde Pressalit et anerkendelsessøgsmål ved Sø- og Handelsretten, hvorefter Tivoli skulle anerkende, at licensaftalen ikke var ophævet med rette, samt at Pressalits brug af betegnelserne "TIVOLI SOFT", "TIVOLI SOFT D", "TIVOLI SOFT UNIVERSAL", "TIVOLI 2" og "PRESSALIT TIVOLI 2" for toiletsæder var omfattet af den tilladte brug i henhold til licensaftalen. Tivoli påstod frifindelse og nedlagde bl.a. selvstændige forbudspåstande for brugen af en række kendetegn indeholdende TIVOLI og påstand om vederlag for varemærkekrænkelserne.

Sø- og Handelsretten fandt ved dom af 12. marts 2014, at Pressalit havde handlet i strid med licensaftalen i et sådant omfang, at Tivoli havde været berettiget til at ophæve licensaftalen. Endvidere fandt Sø- og Handelsretten, at eksempelvis anvendelsen af "PRESSALIT TIVOLI" udgjorde en brug af sammensat varemærke i strid med licensaftalen. På den baggrund gav Sø- og Handelsretten Tivoli delvist medhold i forbudspåstandene med undtagelse af nogle af de påberåbte kendetegn - "TIVOLI SOFT", "TIVOLI SOFT D" og "TIVOLI SOFT UNIVERSAL". Sø- og Handelsrettens flertal mente, at disse betegnelser var omfattet af den tilladte brug i henhold til licensaftalen, da der var tale om en generel beskrivelse af den pågældende type toiletsæde.

Sø- og Handelsretten afviste Pressalits anbringende om, at Tivoli havde fortabt sin forbudsret som følge af passivitet, men i forhold til Tivolis påstand om betaling af vederlag fandt Sø- og Handelsretten, at Tivoli havde udvist en så stor grad af passivitet i forhold til håndhævelsen af aftalen og indsigelser overfor Pressalits faktiske brug, at der ikke var grundlag for noget vederlagskrav.

Sø- og Handelsretten gav dog Tivoli medhold i, at Pressalit skulle betale licensafgift for perioden efter ophøret af licensaftalen. Retten fastslog imidlertid – overraskende i lyset af varemærkelovens §§ 4 og 43 samt retspraksis - at Tivoli ikke havde krav på vederlag i forhold til eksportomsætningen med den begrundelse, at den (ophævede) licensaftale alene gav ret til licens af dansk salg, og at Tivoli ikke havde registreret TIVOLI for toiletsæder i udlandet.

ØSTRE LANDSRETS AFGØRELSE

Tivoli ankede herefter Sø- og Handelsrettens afgørelse delvist og Pressalit kontraankede.

Landsretten fandt også, at Tivoli med rette havde kunnet ophæve licensaftalen samt, at Pressalit måtte have været klar over, at Tivoli betragtede forholdene som en væsentlig misligholdelse. Ophævelsen af licensaftalen var derfor - ifølge Landsretten - gyldig. Som begrundelse herfor fandt Landsretten ligesom Sø- og Handelsretten, at Pressalits anvendelse af "TIVOLI" sammen med "PRESSALIT" udgjorde et sammensat mærke i strid med licensaftalen. Endvidere fandt Landsretten modsat Sø- og Handelsretten, at ordende "SOFT", "SOFT D" og "SOFT UNIVERSAL" sammen med ordet "TIVOLI" måtte betragtes som sammensatte varemærker i licensaftalens forstand.

Som følge heraf stadfæstedes Sø- og Handelsrettens afgørelse vedrørende forbud, men med tilføjelse af et forbud mod at anvende kendetegnene "TIVOLI SOFT", "TIVOLI SOFT D", og "TIVOLI SOFT UNIVERSAL".

Tivoli fik således medhold i hele forbudspåstanden i Østre Landsret.

I forhold til vederlagskravet fandt Østre Landsret, at Pressalits anvendelse af Tivolis varemærke i videre omfang end tilladt ved licensaftalen indebar en krænkelse af Tivolis varemærkeret, der medfører et krav om økonomisk kompensation.

I opgørelsen heraf fandt Landsretten på linje med Sø- og Handelsretten i forhold til Pressalits anvendelse af varemærket "PRESSALIT TIVOLI", at Tivoli havde udvist en sådan grad af passivitet, at der ikke var grundlag for vederlag eller erstatning. Herved bortfaldt en meget stor del af Tivolis vederlagskrav.

Derimod fandt Landsretten ikke, at Tivoli havde udvist passivitet i forhold til anvendelsen af de andre påberåbte kendetegn og fastsatte skønsmæssigt et vederlag på kr. 250.000 for tiden forud for ophævelse af licensaftalen (hvor retten fandt, at udmålingen måtte tage udgangspunkt i at aftalen unddrog eksportomsætning).  Retten fastsatte endvidere et vederlag på ca. 5% (kr. 250.000) af Pressalits omsætning i perioden efter licensaftalens ophævelse.

Mere principielt fastslog Østre Landsret altså, at Sø- og Handelsretten med urette havde afskåret Tivoli fra at få licens også af eksportomsætningen efter licensaftalens ophør, og retten fastsatte herefter Tivolis vederlag til 5% af den samlede omsætning, inklusiv eksport.

kontakt

Jens Jakob Bugge

Partner